著名奢侈品品牌愛馬仕（Hèrmes）起訴藝術家梅森·羅斯柴爾德（Mason Rothschild）商標侵權案，被視為NFT商標第一案。此案已在紐約南區(qū)的美國地方法院審理。
此案核心爭議點在于：
羅斯柴爾德創(chuàng)作的“MetaBirkin”NFT——受愛馬仕（Hèrmes）標志性鉑金包啟發(fā)的模糊人造毛皮手袋的數字圖像——這種藝術表達，到底是受第一修正案的保護，還是侵犯了奢侈品牌的知識產權？
經過三天的審議，美國聯邦陪審團裁定羅斯柴爾德對“MetaBirkins.com”域名的商標侵權、商標淡化（Trademark Dilution ）和非法搶注負有責任，并判其賠償給Hèrmes 133，000美元。
雖然羅斯柴爾德表示會上訴，但這項判決為在數字領域尋求知識產權保護的品牌提供了一些初步指導。
一、藝術家堅稱NFT創(chuàng)作受美國第一修正案保護
這場爭議始于2021年底。當時身處洛杉磯的羅斯柴爾德創(chuàng)作并發(fā)布了100件與手袋數字圖像相關的“MetaBirkin”NFT，他稱之為對這家法國時尚品牌標志性鉑金包的“致敬”。羅斯柴爾德還稱，MetaBirkins是對數字領域消費主義的藝術評論，就像時尚界的“無皮草運動”一樣。這些NFT作品最初以每件約 450 美元的起始價格發(fā)行，此后還以原價的許多倍被轉售。
▲“MetaBirkin”NFT數字圖像
MetaBirkins推出后不久，Hèrmes向羅斯柴爾德發(fā)送了一封停止侵權函，要求羅斯柴爾德和NFT市場OpenSea停止侵犯Hèrmes的知識產權。
OpenSea很快將MetaBirkins下架，但羅斯柴爾德拒絕停止銷售NFTs，認為“藝術就是藝術”，MetaBirkins是受第一修正案保護的“現有時尚文化地標的有趣抽象”。他還認為，將MetaBirkins作為NFT出售類似于將其作為實體藝術印刷品出售。
2022 年1月，Hèrmes在美國地方法院起訴羅斯柴爾德，指控其商標侵權、商標稀釋和域名搶注等。在訴狀中，Hèrmes辯稱：“‘藝術家’的頭銜并不意味著授權其以一種故意誤導消費者的方式使用與著名的鉑金包商標相當的商標。”
2022年12月，法院駁回了雙方要求簡易判決的申請，該案進入審理階段。
二、法官的難題：知識產權法遭遇NFT新問題
適用哪一種商標侵權測試？
2023年2月2日，Rakoff法官解釋了為何拒絕批準當事方提出的簡易判決的申請，原因在于擺在法庭面前的一個關鍵問題是第二巡回法院對商標侵權的測試中的哪一個適用：
Rogers v. Grimaldi測試——適用于使用商標的藝術作品，并給予藝術家相當大尊重的第一修正案保護；
Gruner + Jahr測試——一般適用于不涉及藝術作品的商標侵權案件。
背景資料
美國第一修正案，是指《美國憲法》第一修正案，1791年被正式批準。該條修正案確立了在民主政府的自由社會里所必需的四項基本自由：宗教信仰和宗教活動自由、言論自由、出版自由以及和平集會和請愿自由權。
在本案中，第一修正案保護，主要是指美國憲法對表達自由的保護。
Rogers測試
1989年，金格·羅杰斯和已故的弗雷德·阿斯泰爾是演藝界歷史上最著名的組合之一，僅憑他們的名字就能讓人想起“金格和弗雷德”這對組合。被告阿爾伯特·格里馬爾迪（Alberto Grimaldi）在美國和歐洲制作并發(fā)行了一部名為《金格和弗雷德》的電影。
在影片開始發(fā)行后不久，金格·羅杰斯提起訴訟，尋求永久禁令救濟和金錢損失。他主張：1. 被告違反了《拉納姆法》第43（a）條，造成了影片是以他贊助、支持或以其他方式參與影片的錯誤印象；2. 被告侵犯了她的普通法宣傳權；3. 通過對她的錯誤描述誹謗她并侵犯了其隱私權。
地區(qū)法院批準了對被告的即決裁判，認為被告在電影的標題和劇本中使用羅杰斯的名字是一種藝術表達，而不是商業(yè)言論。法律不會禁止在電影標題中使用名人的名字，除非該標題與電影 “完全無關”，或者“只是為銷售商品或服務的變相商業(yè)廣告”。（Rogers v. Grimaldi）
在本案中，法院設計了一種測試法確定使用商標是否需要事先授權，包含兩個要素：1. 要確定商標的使用是否“與被告作品有藝術上的關聯”；2. 這種使用是否“明顯具有誤導性”。
加州聯邦地方法院在最近一個頗受矚目的案件也適用了此測試法，判決被告使用原告的《三角洲部隊》（Delta Force）商標不構成侵權。由于聯邦最高法院在2011年確認了電子游戲是一種受到美國《憲法第一修正案》所要保障的“商業(yè)言論”（commercial speech），這就為電子游戲中對他人商標的合理使用提供了一把堅強的保護傘。
被告羅斯柴爾德認為應該適用Rogers測試標準，而原告Hèrmes則主張Gruner + Jahr測試。在2023年2月出具的意見中，Rakoff法官則重申了他早先的決定，Rogers測試適用于本案，并且仍然存在需要陪審團考慮的重大事實問題。
根據雙管齊下的“Rogers測試”，如果原告可以證明以下內容，藝術作品就不應受到第一修正案的保護：在表現力作品中使用的商標與基礎作品沒有“藝術上的相關性”，或者該商標被用于“明確誤導”公眾對其基礎作品內容的來源。
Rakoff法官指出，“藝術相關性”這一條款通常很容易得到滿足，除非該商標的使用“與潛在作品沒有任何藝術相關性”，并且“只是為了利用原告商標或品牌的宣傳價值”。
法院得出結論，關于羅斯柴爾德圍繞鉑金包的作品是出于真正的藝術表現，還是非法意圖利用Hèrmes努力培養(yǎng)的有價值的品牌名稱，存在真正的事實爭議。Hèrmes辯稱，羅斯柴爾德基于著名手提包創(chuàng)建該項目是為了非法獲利，并提供證據證明羅斯柴爾德在短信中將NFT稱為“金礦”。不過，Rakoff法官對此明確表示，金錢動機并不妨礙“Rogers測試”的適用。
本案是否通過Roger測試？
此外，Rakoff法官指出，即使商標的使用與基礎作品有一定的藝術相關性，如果它在作品的來源或內容上“明確誤導”公眾，第一修正案也不保護它。
為此，法官指示陪審團，他們必須假定MetaBirkins“至少在某些方面是藝術表現的作品”，并且Hèrmes必須通過大量證據證明羅斯柴爾德使用Hèrmes商標是“故意的旨在誤導潛在消費者”，讓他們相信Hèrmes與該項目有關。
在審判中，Hèrmes提供了實際消費者混淆的證據，包括一些出版物錯誤地將MetaBirkins項目與該品牌聯系起來的報道。該公司委托進行的一項獨立研究還發(fā)現，18.7%的潛在消費者對MetaBirkins是否與Hèrmes有關聯感到困惑。Hèrmes還聲稱，它一直準備進入NFT市場，由于羅斯柴爾德的行為使Hèrmes在競爭中已經處于劣勢地位。
羅斯柴爾德否定了這些說法，并聲稱在收到Hèrmes停止侵權函后，他在MetaBirkins網站上添加了一個顯著的免責聲明，聲明該項目“沒有附屬、關聯、授權、認可或以任何方式正式連接和Hèrmes一起”，羅斯柴爾德還表示，他的公關人員已經迅速要求出版物對錯誤文章進行更正。
▲“MetaBirkin”NFT數字圖像
商標法如何適用于NFT？
雖然這場爭議因其可能成為商標法適用于NFT的先例而受到密切關注，但事實證明，MetaBirkins與NFT相關聯并不是決定性的。
Hèrmes認為，羅斯柴爾德對“BIRKIN”標志的使用是指向并推廣了代幣本身，這些代幣的價值與任何可能受到保護的藝術作品的相關圖像是分開的。然而，Rakoff法官在記錄中發(fā)現了無可爭議的證據，表明消費者明白他們購買的是與NFT相關的數字圖像的獨家所有權，并且沒有將代幣購買與數字圖像購買區(qū)分開。他還解釋說，由于NFT只是指向數字圖像所在位置的代碼，因此這種數字圖像在沒有第一修正案保護的情況下不會自動變成商品。
法院的理由不應被理解為所有與NFT相關的數字圖像本身都受到第一修正案的保護。
在2022年5月駁回羅斯柴爾德駁回動議的一項裁決的腳注中，法院指出，羅斯柴爾德似乎承認，如果NFT附加在虛擬可穿戴鉑金包的數字圖像上，第一修正案的保護可能不適用。在這種情況下，MetaBirkins標志的使用將涉及非言語商業(yè)產品。雖然法院沒有為了駁回動議而進一步考慮此事，但這一建議可能會為未來品牌所有者在類似案件中——虛擬產品使用具有混淆行標志、涉嫌侵犯商標權的案件——提供參考。
三、結論
MetaBirkins案，無疑是第一個測試數字資產背景下商標保護范圍的案件。隨著越來越多的藝術家進行藝術表達時使用商標，我們預計這一領域會有更多獨特的商標爭議案例。
商標持有人應注意，與商標法的許多領域一樣，未來知識產權法與NFT交叉的案件將需要對有爭議的具體事實進行分析。