編者按
作者根據(jù)最高人民法院近年來關(guān)于“現(xiàn)有技術(shù)抗辯”的司法實(shí)踐，總結(jié)了最高人民法院對于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的最新把握標(biāo)準(zhǔn)，某種程度上厘清了業(yè)界同仁的某些困惑。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯，適用標(biāo)準(zhǔn)、司法判定程序說起來容易，在實(shí)際案件中得到法庭的支持卻非常難。
司法實(shí)踐中，經(jīng)常讓業(yè)內(nèi)同仁感到困惑，即法院的實(shí)際操作與教科書上講授的理論似乎有明顯差異。
本文解釋了現(xiàn)有技術(shù)抗辯司法實(shí)踐與時(shí)俱進(jìn)的最新發(fā)展，適用標(biāo)準(zhǔn)和尺度發(fā)生了哪些變化，對目前司法判決中常見的一些問題予以簡要評析，對業(yè)內(nèi)具有一定的參考價(jià)值。
潘才敏 武漢大學(xué)國際法研究所 在讀博士 最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭 法官
自2009年我國《專利法》修訂加入現(xiàn)有技術(shù)抗辯以來，我國法院在司法實(shí)踐中謹(jǐn)慎把握專利司法保護(hù)的范圍和強(qiáng)度，注意在保護(hù)企業(yè)和個(gè)人投資創(chuàng)新的動(dòng)力和熱情的同時(shí)，避免使專利權(quán)成為阻礙技術(shù)進(jìn)步、不正當(dāng)打擊競爭對手的工具[1]。可以說，現(xiàn)有技術(shù)抗辯對于保持行業(yè)競爭秩序、提高專利質(zhì)量發(fā)揮了積極作用。但該抗辯始終存在適用困難、未能完全實(shí)現(xiàn)立法目的的問題，究其原因，一方面是因?yàn)樵诋?dāng)前我國國情下，當(dāng)事人的訴訟能力較低、技術(shù)來源審查意識不強(qiáng)，致使其難以充分證明現(xiàn)有技術(shù)抗辯的事實(shí)基礎(chǔ)；另一方面，在所涉技術(shù)方案中的部分特征存在區(qū)別的情況下，如何準(zhǔn)確把握與慣用技術(shù)手段的結(jié)合或技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)性差異認(rèn)定，也對司法機(jī)關(guān)提出了較高的要求。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯是專利侵權(quán)司法實(shí)踐中的一個(gè)熱門話題，其適用標(biāo)準(zhǔn)和尺度隨著社會(huì)專利撰寫水平提高、現(xiàn)有技術(shù)資料的不斷豐富以及專利保護(hù)中創(chuàng)造性和新穎性的認(rèn)識變化而不斷發(fā)展。現(xiàn)有技術(shù)抗辯這一既有規(guī)則在紛繁復(fù)雜的個(gè)案中的司法適用，其研判重心和適用難點(diǎn)不僅在于尺度的把握，更在于對判決背后司法邏輯的整理。本文通過對近年來人民法院生效判例，尤其是最高人民法院層級案例的綜合評析，對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法適用做一梳理分析，以資借鑒。
實(shí)踐樣態(tài)的基本情況
從最高人民法院2019年1月至2020年5月涉及發(fā)明、實(shí)用新型專利侵權(quán)的民事生效案件中選取樣本，通過對這些樣本進(jìn)行分析，現(xiàn)階段的現(xiàn)有技術(shù)抗辯總體呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)有技術(shù)抗辯適用少
在取樣的150件發(fā)明、實(shí)用新型專利侵權(quán)案件中，當(dāng)事人選擇現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比例不高，僅有24件，占16%。對比2008年至2018年期間被宣告全部或部分無效的專利數(shù)據(jù)來看[2]，發(fā)明專利為55%、實(shí)用新型專利達(dá)66%，可見我國技術(shù)類專利的整體質(zhì)量水平尚不理想，相應(yīng)地提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比例及被采納的部分理應(yīng)處在較高水平。顯然在司法實(shí)踐中當(dāng)事人對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用比例低于其應(yīng)有比例。
�。ǘ┳C據(jù)來源相對單一
在上述24個(gè)案例中，以本國在先專利文件為依據(jù)的占54.17%，且16.67%的案件以多份專利文獻(xiàn)的組合主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，以外國（美國）專利申請文件為依據(jù)的占12.5%，以教科書即公知常識為依據(jù)的占4.17%，以實(shí)物或者實(shí)物圖片（含外觀設(shè)計(jì)圖片1件）為依據(jù)的占29.17%。審查證據(jù)可知，容易被檢索和引用的多是通過初步檢索可以獲得的國內(nèi)專利和市場產(chǎn)品，而需要深度檢索能力的外國專利文件、需要深度事實(shí)證明的技術(shù)圖紙和會(huì)展資料、產(chǎn)品手冊等，則不易被利用，這反映出當(dāng)事人技術(shù)能力和舉證能力尚不足以駕馭復(fù)雜情況下的現(xiàn)有證據(jù)。
�。ㄈ﹨^(qū)別特征具體而微
從現(xiàn)有技術(shù)與被訴侵權(quán)技術(shù)方案的區(qū)別來看，只有8.33%的案件沒有區(qū)別，而有一項(xiàng)及兩項(xiàng)以上區(qū)別特征的案件占比70.08%。個(gè)中原因可能是2019年適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的案件所涉專利均屬機(jī)械領(lǐng)域，其相關(guān)技術(shù)特征比較具體而微，被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)之間易產(chǎn)生差異所致。
�。ㄋ模┛罐q成功率低
從抗辯效果看，僅有12.5%的現(xiàn)有技術(shù)抗辯被采納，且均是依據(jù)市場上在先產(chǎn)品而成立的。這其中有一審原告在比對現(xiàn)場自己確認(rèn)產(chǎn)品的技術(shù)清潔性和技術(shù)方案相同的，也有一審未確認(rèn)證據(jù)真實(shí)性而二審依據(jù)證據(jù)間的印證確認(rèn)其效力的。這映射出社會(huì)實(shí)業(yè)中相關(guān)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識不強(qiáng)、導(dǎo)致專利在申請日前已經(jīng)公開的共性問題，或是企業(yè)誠信不足、將業(yè)內(nèi)產(chǎn)品搶注專利的現(xiàn)象。另有2例主張為現(xiàn)有技術(shù)的專利文獻(xiàn)不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，其中1例以享有優(yōu)先權(quán)的美國專利申請被駁回主張?jiān)撁绹鴮＠募䴙楝F(xiàn)有技術(shù)，另1例以涉案專利申請日同日申請的專利文獻(xiàn)主張為現(xiàn)有技術(shù)。同時(shí)也應(yīng)看到，依據(jù)在先專利文件的現(xiàn)有技術(shù)抗辯無一成功，其原因多在于違反單獨(dú)對比原則。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯的事實(shí)基礎(chǔ)
現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的前提，是證明依照專利申請日時(shí)的專利法判斷標(biāo)準(zhǔn)可以確定的現(xiàn)有技術(shù)的存在。依據(jù)專利文件或教科書類公知常識證據(jù)所提起的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，事實(shí)比較清楚，是相對單純的依托已固定的技術(shù)內(nèi)容所進(jìn)行的事實(shí)展示；以其他方式所進(jìn)行的現(xiàn)有技術(shù)證明，則可能涉及較為復(fù)雜的事實(shí)認(rèn)定�？紤]到事實(shí)基礎(chǔ)在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的重要作用，有必要就與此有關(guān)的幾個(gè)情形做一列舉分析。
�。ㄒ唬┮詫�(shí)物主張現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)審查
如前所述，在當(dāng)前我國國情下，專利申請日晚于市場上在先產(chǎn)品的情況并不鮮見，而這些市場產(chǎn)品與專利之間在技術(shù)方案的傳承上往往有著較為直接的關(guān)系，導(dǎo)致被告據(jù)以主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的成功率較高。但同時(shí)不可忽視的是，市場在先產(chǎn)品其本身證據(jù)效力得到確認(rèn)是比較困難的，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)一是在于產(chǎn)品存在時(shí)間早于專利申請日的證明難度大，二是在于其產(chǎn)品技術(shù)清潔性或者說一致性、排除當(dāng)事人故意修改偽造可能性的證明難度大。原告往往就被告方提供的證據(jù)的真實(shí)性提出異議，在這種情況下，人民法院尤其應(yīng)當(dāng)注意審查證據(jù)間的相互印證，綜合市場在先產(chǎn)品的物理現(xiàn)狀、標(biāo)注的廠家及電話信息、企業(yè)注冊資料、證人證言、載有實(shí)物外觀的廣告等證據(jù)，在合理考慮當(dāng)事人舉證能力以及對可能的疑點(diǎn)具有合理解釋的情況下，確認(rèn)該實(shí)物的證據(jù)效力[3]，能僅僅因?yàn)閷?shí)物產(chǎn)品是被告方提供的，就片面地提高對其證據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)，比如對于相應(yīng)證人證言，均以具有利害關(guān)系為由而對其效力予以否認(rèn)。
此外，需要說明的是涉及保密協(xié)議的情形，原告可能會(huì)以其在先銷售的市場產(chǎn)品（尤其是設(shè)備）是其與購買者簽訂了保密協(xié)議為由，對被告所提該產(chǎn)品已被公開的抗辯予以否認(rèn)。但是，從利益鏈條上來看，原告與購買其產(chǎn)品的案外人無疑更為接近；從行業(yè)慣例來看，要求購買者簽訂保密協(xié)議的作法難以得到購買者的接受；從購買者的角度來看，其如何約束員工與合作商、實(shí)現(xiàn)保密目的亦是難題。因此，對于原告所提交的保密協(xié)議，人民法院應(yīng)注意審查其與證據(jù)的印證，以及是否有相應(yīng)有效的保密措施保證其被實(shí)施。
�。ǘ⿲＠募膬�(yōu)先權(quán)問題
在個(gè)別案件中，用于主張現(xiàn)有技術(shù)的依據(jù)是在先的外國專利申請文件[4]。被告以該外國專利申請未被授權(quán)、已進(jìn)入公有領(lǐng)域?yàn)橛�，主張其技術(shù)方案已被國內(nèi)外公知所知悉，并主張其不能成為本國專利的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，優(yōu)先權(quán)是否成立僅取決于：在后申請的發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬υ谙壬暾埖臅r(shí)間間隔是否在十二個(gè)月以內(nèi)；兩個(gè)申請是否屬于同一主題；可否依照國際條約、協(xié)議或相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則享有優(yōu)先權(quán)。至于在先申請是否被授予專利權(quán)，限于知識產(chǎn)權(quán)的地域性，取決于該國的專利審查政策和證據(jù)情況，不影響在后申請被獲準(zhǔn)享有優(yōu)先權(quán)。故被告以在先申請主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。
�。ㄈ┊�(dāng)事人在勘驗(yàn)現(xiàn)場的自認(rèn)
在以實(shí)物主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的案件中，對于大型機(jī)器設(shè)備，人民法院通常組織雙方當(dāng)事人進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)，并就其技術(shù)方案予以逐項(xiàng)比對。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當(dāng)事人在勘驗(yàn)現(xiàn)場所發(fā)表的比對意見是對技術(shù)事實(shí)的確認(rèn)，是在調(diào)查過程中對于己不利的事實(shí)的明確承認(rèn)，具有確定現(xiàn)有技術(shù)比對結(jié)論的法律作用。而在其后的庭審訴訟或二審訴訟中，當(dāng)事人或其代理人對其自認(rèn)予以否認(rèn)的[5]，依據(jù)前述證據(jù)規(guī)則第九條之規(guī)定，應(yīng)在法庭辯論終結(jié)前提出并經(jīng)對方當(dāng)事人同意、或證明系受脅迫或者重大誤解情況下作出。自認(rèn)制度的意義，在于以誠信為基礎(chǔ)查明案件事實(shí)，且其法律效力高于一般的比對意見，因?yàn)檫@是在事實(shí)查明過程中的陳述，其撤銷也必須遵循法定的程序和條件。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯的技術(shù)審查
關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容審查，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款規(guī)定：“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。”由此可知，無實(shí)質(zhì)性差異是技術(shù)比對的基本要求，但這一基本方法尚不足以涵蓋所有的抗辯場景，以下就集中具有代表性的幾種情況進(jìn)行分析。
（一）圖片證據(jù)隱含公開技術(shù)特征的審查
在以市場在先產(chǎn)品的交易快照作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯依據(jù)的情況下，可能存在部分技術(shù)特征無法直觀地從圖片上看出，而需要在本領(lǐng)域技術(shù)人員公知常識的基礎(chǔ)上，結(jié)合該特征與其余技術(shù)特征之間的關(guān)系來確認(rèn)該技術(shù)特征是否存在。[6]這種情況下，應(yīng)當(dāng)注意圖片與實(shí)物之間的區(qū)別，在于前者存在盲區(qū)、依照視角的不同也可能產(chǎn)生不同的視覺效果，是效力相對有限的證據(jù)形式，尤其是對圖片是否隱含公開技術(shù)特征，必須采取非常慎重的審查態(tài)度。
本領(lǐng)域技術(shù)人員對技術(shù)事實(shí)的掌握是一種理想狀態(tài)，所有的技術(shù)手段未必為當(dāng)事人掌握或在司法審查中被逐一考量，更何況未公開的特征也存在具有新穎性的可能。故對于圖片隱含特征的審查，必須以本領(lǐng)技術(shù)人員從圖片中能夠直接、毫無疑義地確定的技術(shù)信息為限。從圖片中推測的內(nèi)容、或無文字說明僅從圖片測量中得出的尺寸及其關(guān)系，不能認(rèn)定為公開的內(nèi)容。
�。ǘ⿷T用技術(shù)手段的適用限度
被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)完全相同的情況并不多見，常見的是兩者之間具有一項(xiàng)或多項(xiàng)技術(shù)特征不相同，此時(shí)被告往往抗辯，這些區(qū)別技術(shù)特征均屬本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段的直接替換。[7]
應(yīng)當(dāng)注意，現(xiàn)有技術(shù)方案的組合以一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與直接替換的單項(xiàng)慣用技術(shù)手段為原則，這是基于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的單獨(dú)對比原則衍生而來，實(shí)際上屬于專利的新穎性判斷范疇。至于多項(xiàng)不同的技術(shù)特征，不論是某專利公開文本說明書的多個(gè)實(shí)施例分別公開的技術(shù)特征、還是不同文獻(xiàn)分別公開的技術(shù)特征，均不能想當(dāng)然地認(rèn)為多項(xiàng)特征的組合也屬于慣用技術(shù)手段。已知技術(shù)手段的組合可以具有創(chuàng)造性，這樣的判斷在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中是無法予以實(shí)質(zhì)審查的，這個(gè)任務(wù)應(yīng)當(dāng)交由專利創(chuàng)造性審查來完成。另外，限于目前的案件樣本有限，尚無可資借鑒的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合公知常識評判的典型案例，對當(dāng)事人來說其適用難度顯然要高于一般的新穎性判斷。
�。ㄈ⿲＠�?qū)＠暾埼募淖C明效力
在先專利或?qū)＠暾埼募诂F(xiàn)有技術(shù)抗辯中可用于整體現(xiàn)有技術(shù)方案的證明，在專利創(chuàng)造性評價(jià)中亦可用于單項(xiàng)技術(shù)特征被公開的證明，但其證據(jù)作用僅限于公開了某項(xiàng)技術(shù)特征，對于單項(xiàng)技術(shù)特征是否屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員慣用技術(shù)手段或公知常識則不具有證據(jù)效力，以此提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張無法得到法院的支持。[8]
究其原因在于，已公開的技術(shù)手段，與慣用技術(shù)手段、公知常識并不是相同的概念。我們應(yīng)當(dāng)深刻理解現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)涵和法律意義，在于以便捷的方式，將社會(huì)上已形成技術(shù)應(yīng)用規(guī)模的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營者從專利侵權(quán)訴訟中剝離開來，在其能夠證明系實(shí)施現(xiàn)有技術(shù)的情況下使其免于侵權(quán)比對的系列訴累。因此，用于結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)的單項(xiàng)特征，僅能以慣用技術(shù)手段或公知常識為限。同時(shí)，正如前文所述，在無效審查專門程序中將一般的已知技術(shù)手段用于評判專利的創(chuàng)造性，有利于深入評析專利的價(jià)值和技術(shù)進(jìn)步，但是，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中應(yīng)用，顯然存在難以深度審查、訴訟不經(jīng)濟(jì)的問題。
�。ㄋ模┘夹g(shù)特征實(shí)質(zhì)性差異的辨析
一般來說，現(xiàn)有技術(shù)抗辯要求被訴侵權(quán)技術(shù)方案的所有技術(shù)特征均在先有技術(shù)方案中被公開。但是應(yīng)注意的是，司法解釋對兩者技術(shù)特征對比的要求是“無實(shí)質(zhì)性差異”，這包含了對相應(yīng)技術(shù)特征與發(fā)明目的之間關(guān)聯(lián)性的審查。原則上，如果現(xiàn)有技術(shù)不具有某項(xiàng)技術(shù)特征，而這項(xiàng)技術(shù)特征在被訴侵權(quán)技術(shù)方案中能夠產(chǎn)生一定的技術(shù)效果、其技術(shù)功能和效果與現(xiàn)有技術(shù)的相對特征存在區(qū)別的情況下，應(yīng)認(rèn)定兩者具有“實(shí)質(zhì)性差異”。這里的“實(shí)質(zhì)性”即對技術(shù)手段和效果的指稱。進(jìn)一步地，如果該技術(shù)特征是專利技術(shù)方案中實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的必不可少的，則可期待的司法審查結(jié)論必然是確定的。[9]
限于案例素材積累問題，本文僅對目前在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法實(shí)踐中常見的一些問題予以評析。在我國專利申請數(shù)量逐年快速增長、社會(huì)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識和當(dāng)事人技術(shù)抗辯能力不斷提高的形勢下，基于多樣的、不斷增長的司法案件，可以期待司法機(jī)關(guān)將作出尺度上高度統(tǒng)一、技術(shù)上與時(shí)俱進(jìn)的判決，進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法適用。
注釋：
1.2009年4月21日《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》。
2.鄭海洋，《2008-2018年度中國專利無效案件統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，載https://www.sohu.com/a/293164554_656884，2020年7月25日訪問。
3.（2019）最高法知民終691號。
4.（2019）最高法知民終164號。
5.（2019）最高法知民終146號。
6.（2019）最高法知民終66號。
7.（2019）最高法知民終143號。
8.（2019）最高法知民終153號。
9.（2019）最高法知民終302號。